Abbiamo più volte approfondito le questioni sul corretto uso del marchio (parlando della decadenza per non uso o sulle peculiarità dell’uso online) ed è importante tornarci anche alla luce di quanto espresso dalla Commissione di Ricorso dell’EUIPO e poi confermato dal Tribunale dell’Unione Europea.
Il caso
In caso di opposizione alla domanda di registrazione del marchio, il titolare della domanda è legittimato a domandare al titolare del marchio su cui si fonda l’opposizione di dimostrarne l’uso effettivo e serio per i servizi o i prodotti per i quali ha ottenuto la registrazione. Secondo quanto previsto dal Regolamento delegato sul marchio dell’Unione Europea (RDMUE) per dimostrare tale uso bisogna fornire argomentazioni e prove relativi alla natura, al luogo, al periodo di tempo e all’estensione dell’uso del marchio.
A fronte del ricorso proposto dal richiedente il marchio opposto la Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha ribaltato la decisione di prime cure stabilendo che l’opponente non aveva fornito prove sull’uso del marchio. Questo perché le prove fornite erano relative a una forma del marchio che negli elementi sostanziali era differente alla forma registrata.
Quindi l’opponente ha proposto ricorso al Tribunale dell’Unione Europea chiedendo che fosse annullata la decisione della Commissione, rilevando che la modalità di utilizzo del segno non alterava il carattere distintivo del marchio registrato.
Nel caso oggetto della questione il marchio dell’opponente era costituito da una stilizzazione grafica tale per cui vi era un contrasto di combinazione di colori e una specifica stilizzazione delle lettere che creava un’impressione chiara, diretta e duratura nei consumatori in grado di dare al segno un carattere distintivo.
Per questo motivo i giudici del Tribunale dell’Unione Europea hanno ritenuto che la diversa versione del marchio ne alterasse il carattere distintivo. I segni utilizzati non avevano più la stilizzazione grafica capace di dare al marchio il carattere distintivo riconosciuto dai consumatori. Le modifiche non sono per questo motivo trascurabili e i due segni non possono essere considerati equivalenti.
Il Tribunale dell’Unione Europea ha quindi condiviso le conclusioni della Commissione di Ricorso dell’EUIPO e ha respinto il ricorso nella sua totalità.
Alcune valutazioni
Il caso che abbiamo esaminato solleva diverse questioni su cui è utile porre l’attenzione. Innanzitutto come sia importante, per non dire essenziale, definire una strategia di utilizzo del marchio per poter beneficiare dei diritti concessi dalla registrazione. La registrazione di fatto non è l’ultimo step del processo di riconoscimento di un segno distintivo ed è opportuno procedere con attente valutazioni.
Questo vale anche nell’ottica di ricorso a un’attività di restyling di un logo e di un marchio. Qualsiasi modifica potrebbe alterarne la capacità distintiva andando quindi a intaccare uno degli elementi cardine per l’ottenimento di un marchio registrato.
È quindi doveroso ribadire come sia indispensabile procedere con una consulenza dedicata finalizzata a esaminare tutti gli elementi coinvolti. I professionisti e in modo particolare le piccole e medie imprese (PMI) necessitano di un’assistenza legale che si rivela vitale e in grado di accompagnare la difesa dell’identità di un’azienda e la sua valorizzazione nel mercato di riferimento in maniera attenta e vincente.
