Torniamo a occuparci della tutela di un marchio a seguito di un’interessante vicenda esaminata dal Tribunale di Roma e che fa riferimento al marchio di fatto, al precedente uso del segno e alla sua successiva registrazione.
La tutela del marchio di fatto: il caso Voilà
Nel caso in oggetto la parte che ha agito in giudizio ricorrendo al Tribunale di Roma lo ha fatto a tutela del marchio di fatto Voilà che essa ha utilizzato fin dal 2003 per una linea di zanzariere che nel corso del tempo ha ottenuto un significativo successo. L’azione legale era diretta a ottenere l’accertamento della condotta di contraffattoria e di concorrenza sleale posta in essere da un concorrente che, almeno da settembre 2017 (la domanda di registrazione è stata presentata a ottobre dello stesso anno), ha immesso sul mercato una linea di prodotti (tra cui zanzariere, tende da sole e tettoie modulabile) con il segno Voilà e commercializzandola prevalentemente online.
Con la sentenza 8757 del 20 maggio 2024 il Tribunale di Roma ha applicato il Codice della proprietà industriale (articolo 12 comma 1 lettera a) nel quale viene espressamente dichiarato che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa quelli che al momento del deposito della domanda siano
identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni
In passato anche la Corte di Cassazione si era pronunciata sul medesimo argomento affermando che
il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare […] il carattere della novità
Allo stesso tempo un preuso che non comporti una notorietà del marchio o che la comporti solamente a livello locale non esclude il carattere della novità e, quindi, la possibilità che quel segno possa essere oggetto di registrazione. In questa ipotesi, come nel caso in oggetto del segno Voilà, chi ha usato il marchio non registrato a livello locale ha diritto a continuare a utilizzarlo, a condizione di farlo per la stessa tipologia di prodotto e nell’uso fatto fino a quel momento e non potendo opporsi alla registrazione del marchio da parte di chi, successivamente, volesse farlo, anche all’interno della stessa zona di diffusione locale.
Il Tribunale di Roma ha poi considerato la capacità distintiva dei segni utilizzati per contraddistinguere i propri prodotti e servizi ricordando come questa si basi sulla capacità percettiva della categoria di utenti cui quei prodotti e servizi si rivolgono e non un pubblico generico. Quindi i giudici hanno considerato l’affinità dei prodotti (le zanzariere) per le quali il pubblico di riferimento le ricerca e le acquista sulla base dalle medesime motivazioni e che la valutazione del rischio di confusione si fonda sull’impressione complessiva prodotta dai segni tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti.
Per queste ragioni il Tribunale di Roma ha concluso che le condotte poste in essere dalla parte convenuta sono da considerarsi capaci di indurre in confusione il consumatore medio. Quindi ha ritenuto fondata la condotta di contraffazione e di concorrenza sleale.
