In questo approfondimento vogliamo occuparci, raccontando da vicino quanto ci ha visti come diretti protagonisti, una vicenda legata alla domanda di registrazione di marchio sonoro di un’azienda italiana. Un caso particolarmente interessante che è emblematico dei limiti che ancora oggi incontra l’ordinamento non solo italiano, ma anche e soprattutto europeo.
Cos’è il marchio sonoro e quali sono i requisiti per registrarlo
Andiamo con ordine e, per offrire gli elementi utili alla comprensione della vicenda, esponiamo innanzitutto i requisiti di validità di un marchio sonoro. Come suggerisce il nome stesso il marchio sonoro è costituito da un suono (o una combinazione di suoni).
Per fare qualche esempio celebre è un marchio sonoro il jingle di apertura della piattaforma di Netflix, così quello degli spot Intel (che forse ricorderanno i lettori meno giovani) e, ancora, il celebre jingle introduttivo della Metro-Goldwyn-Mayer.
Per poterlo registrare un marchio sonoro deve avere, al pari degli altri marchi, tre requisiti imprescindibili: la novità, l’originalità e la liceità. Rispetto al passato dal 2015 per l’Unione Europea e dal 2019 per l’Italia, non è più richiesto il requisito di rappresentabilità grafica del marchio.
Con queste premesse possiamo entrare nel merito della vicenda che ha visto protagonista il nostro Studio Legale.
Il caso presentato dallo Studio Legale Carriero all’EUIPO
A ottobre 2021 un’azienda nostra cliente ha depositato una domanda di registrazione di un marchio sonoro. Ad agosto del 2022 è pervenuto dall’EUIPO il “Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE”.
In sintesi, la domanda di registrazione del marchio sonoro veniva rigettata per l’assenza del carattere distintivo. Questo perché, come si legge diffusamente più avanti, “Il carattere distintivo di un marchio […] significa che tale marchio consente di identificare il prodotto o il servizio per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese”. Secondo l’EUIPO è quindi necessario che “il segno sonoro di cui si chiede la registrazione possieda una certa pregnanza che consenta alla consumatrice o al consumatore di percepirlo e di considerarlo in quanto marchio e non in quanto elemento di natura funzionale o in quanto indicatore sprovvisto di caratteristiche intrinseche proprie. Tale consumatrice o consumatore deve quindi considerare il segno sonoro come avente capacità d’identificazione”.
Come già specificato in altri approfondimenti l’attenzione verso il consumatore e la sua capacità di identificare il marchio con l’azienda di riferimento è di centrale importanza. La decisione dell’EUIPO prosegue poi entrando nel merito del caso di specie spiegando che “è probabile che la lunghezza del segno renda difficile ricordare tutte le note, le parole e gli altri effetti sonori che caratterizzano la registrazione in questione. Infatti, il segno consiste in un brano cantato in italiano che presenta un arrangiamento musicale complesso difficile da memorizzare per il pubblico dell’Unione europea. Pertanto, la registrazione non sarà considerata un’indicazione dell’origine dei prodotti e dei servizi non solo a causa della sua lunghezza ma anche della sua complessità”.
Appresa la decisione il nostro Studio ha provveduto a inviare delle osservazioni nelle quali si faceva presente come il marchio sonoro per il quale si richiedeva la registrazione avesse una durata di soli 30 secondi e che conteneva tre semplici frasi in cui era ripetuto il nome dell’azienda. Inoltre abbiamo sostenuto e dimostrato come in passato l’EUIPO ha concesso la registrazione a marchi sonori della lunghezza maggiore (anche in termini di parole) rispetto a quello della nostra cliente.
Nelle nostre osservazioni abbiamo chiaramente affermato che “Non è possibile, infatti, giudicare privo di carattere distintivo un marchio sonoro solo in base alla sua durata, perché si commetterebbe un errore di valutazione in grado di danneggiare il richiedente che invece ha studiato il proprio marchio sonoro e investito in esso al fine di distinguersi sul mercato. Si pensi al marchio sonoro, della durata di 1:37 minuti, che Mastercard ha da poco creato, rinvenibile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=VbM4F9YQEpw&t=97s. Più che un mero segno, suscettibile di essere “abbattuto” da un freddo giudizio di mancanza di distintività, esso costituisce un vero e proprio ambiente sonoro che l’azienda americana ha adottato per rafforzare ulteriormente il suo Sound Branding. In collaborazione con musicisti e artisti di fama mondiale, il risultato che ne è emerso è una melodia unica e riconoscibile che può essere declinata a vari utilizzi. Secondo la classifica Best Audio Brands 2021 stilata da AMP Sound Branding, Mastercard possiede il miglior Sound Branding del mondo..
E la durata breve del marchio sonoro da noi proposto per la registrazione, caratterizzato dalla ripetizione del nome dell’azienda, ha a nostro avvisto “un grado sufficiente di distintività presso il pubblico di riferimento”.
Purtroppo le nostre osservazioni non sono state ritenute sufficienti e la registrazione del marchio sonoro non è stata concessa. Il racconto di questa vicenda più che raccontare il nostro impegno vuole essere finalizzata a far comprendere la complessità nell’ottenere la registrazione di un marchio e del lavoro necessario per individuarne e giustificarne le ragioni alla base della domanda.
A ogni modo abbiamo già pronto il ricorso contro la decisione dell’EUIPO, in quanto siamo convinti della distintività del marchio della nostra cliente.
