Capacità distintiva (o meno) delle indicazioni geografiche come marchio

Dopo aver approfondito l’uso dei nomi geografici in un marchio e le recenti novità introdotte dal regolamento UE sulle indicazioni geografiche dei prodotti è doveroso approfondire la recente sentenza del Tribunale di Roma sulla capacità distintiva delle denominazioni geografiche.

Il caso

Con la sentenza 13254 del 19 settembre 2023 la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale ordinario di Roma si è pronunciata sulla richiesta di nullità di un marchio registrato presentata da un’azienda agricola per la mancanza di distintività del suddetto marchio. La sentenza del Tribunale di Roma va a pronunciarsi sulla violazione dei diritti di proprietà industriale di un’azienda agricola che si occupa della produzione di olio d’oliva.

Il contenuto della sentenza

Il Tribunale di Roma, partendo da quanto previsto dall’articolo 13 (comma 1 lettera b) del Codice della Proprietà Industriale, ha precisato che non possono far parte di oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che sono privi di carattere distintivo. In modo particolare tra questi rientrano quelli che sono costituiti solamente dalle denominazioni generiche di prodotto o servizi o da indicazioni descrittive di questi. I segni che indicano la provenienza geografica rientrano tra questi.

Per quel che riguarda, invece, la valutazione del rischio di confusione bisogna tenere conto del consumatore medio di quella categoria di prodotti. In materia di marchi riguardanti prodotti agricoli e alimentari la differenza prevista tra IGP (indicazione geografiche protette) e DOP (denominazioni di origine protetta) non esclude l’interesse comune. Questo significa che il titolare di un marchio registrato prima dell’ottenimento del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) può proseguire l’uso del marchio.

Nel caso in oggetto il Tribunale di Roma, partendo dalla considerazione che il pubblico di riferimento è quello di consumatori finali di prodotti oleari, ha concluso che il marchio registrato non fosse privo della capacità distintiva. Anche perché, specifica la sentenza, l’Unione Europea ha riconosciuto ai prodotti alimentari e agricoli un valore immateriale caratterizzato dalla reputazione che questi prodotti hanno acquisito nel corso del tempo nelle diverse comunità locali che ne hanno valorizzato le peculiarità di un territorio offrendo pertanto un prodotto originale.

Il marchio geografico, prosegue la sentenza, si distingue perché si riferisce a una specifica località geografica che di per sé non ha specifica capacità distintiva. Per questi motivi anche la Corte di Cassazione ha specificato come le denominazioni geografiche (come le parole di uso comune) non hanno capacità distintiva ma possono acquisirla per dare luogo a un marchio. Un marchio che contiene un’indicazione descrittiva della provenienza geografica, quindi, non può dirsi invalido purché sia costituito anche da altri elementi che a quel segno conferiscano una propria capacità distintiva. Inoltre viene ribadito come il titolare di un marchio registrato non può vietare a terzi l’utilizzo nella propria attività economica di simili indicazioni relative alla provenienza geografica di un prodotto. L’uso del toponimo, infatti, non svolge solamente una funzione descrittiva ma consente all’imprenditore di presentare al pubblico il prodotto e la relativa località.

Va quindi posta attenzione alla distinzione tra marchio forte e debole per la quale i cosiddetti marchi deboli, in questo contesto, sono quelli che possono essere registrati ma utilizzano un toponimo semplicemente indicativo della zona nella quale il prodotto viene realizzato, mentre i marchi forti sono tali per la capacità creativa di nomi di fantasia che hanno un particolare potere individualizzante.