YAMAMAY  contro MAIMAI MADE IN ITALY: ACCOGLIMENTO SOLO PARZIALE DELL’OPPOSIZIONE

Di seguito, il testo integrale della decisione EUIPO 03/08/2018 (B 2 138 652)

Inticom S.p.A., Via Carlo Noè, 22, 21013, Gallarate (VA), Italia (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., Via Borgonuovo, 10 – 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

contro

Calzaturificio Emmegiemme Shoes S.r.l., S.S. 275 KM 12,950, 73030 – Surano (LE), Italia (richiedente), rappresentata da Riccardo Fragalá, Via Cavalese n. 25, 00135 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/08/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE

1. L’opposizione n. B 2 138 652 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 25: Calzature; maglieria ad eccezione di abbigliamento intimo; scaldacolli; sciarpe da collo; girocollo [sciarpe]; cinture [abbigliamento]; scialli; maglioni ad eccezione di abbigliamento intimo; pullover; casule; camicie, ad eccezione di abbigliamento intimo; camicie a maniche corte, ad eccezione di abbigliamento intimo, pigiameria e costumi; articoli di abbigliamento, ad eccezione di abbigliamento intimo, pigiameria e costumi; colli finti [colletti staccabili]; tute [indumenti]; abiti [completi]; indumenti confezionati; cravatte; pantaloni, ad eccezione di abbigliamento intimo; guanti [abbigliamento]; foulards [fazzoletti]; sciarpe; indumenti lavorati a maglia, ad eccezione di abbigliamento intimo; sotto-piedi; cappotti; abbigliamenti impermeabili; jerseys [indumenti], ad eccezione di abbigliamento intimo; gonne, ad eccezione di abbigliamento intimo; polsini [abbigliamento]; abiti, esclusi costumi da bagno per uomo, donna e bambino; soprabiti; giacche; fasce per la testa [abbigliamento]; parka; abbigliamento per ginnastica, ad eccezione di abbigliamento intimo; abbigliamento in finta pelle, ad eccezione di abbigliamento intimo; abbigliamento in pelle, ad eccezione di abbigliamento intimo; sari; tee-shirt, ad eccezione di abbigliamento intimo; cravatte lavallière; cinture portafoglio [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; cappelli di carta [abbigliamento]; minigonne a pantalone, ad eccezione di abbigliamento intimo e esclusi costumi da bagno per uomo, donna e bambino; poncho; sarong; abiti scamiciati, ad eccezione di abbigliamento intimo; grembiuli abiti; canottiere da sport, ad eccezione di abbigliamento intimo; bandane [foulards]; sandali da bagno; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; ghette; zoccoli [calzature]; sandali; scarpe con suola di sparto; pantofole; scarpe da spiaggia; scarpe; scarpe per lo sport; calzature per lo sport; valenki[stivali in feltro]; solette; tacchetti per scarpe da calcio; berretti; cappucci [indumenti]; visiere [cappelleria]; copricapo [cappelleria]; cappelli; turbanti.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 11 266 624 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 11 266 624 per il marchio denominativo “MAIMAI MADE IN ITALY”. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 5343769 per il marchio denominativo “YAMAMAY”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

In data 21/10/2016 la Divisione d’Opposizione ha emanato una decisione che ha comportato il rigetto dell’opposizione per l’insussistenza del rischio di confusione.

La decisione è stata impugnata e la Commissione di ricorso si è pronunciata sul caso R 2336/2016‑2 in data 14/12/2017. La decisione della Commissione di ricorso ha accolto il ricorso e il caso è stato rinviato alla Divisione d’Opposizione per il proseguimento della procedura. La Commissione di ricorso ha ritenuto che la Divisione d’Opposizione sia chiamata ad esaminare la prova dell’uso del marchio anteriore. Nell’effettuare tale esame, la Divisione d’Opposizione dovrà tener conto dell’elenco dei prodotti del marchio anteriore così come modificato (in relazione alla Classe 18) a seguito della dichiarazione effettuata ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 8 RMUE, pervenuta il 26 settembre 2016 e trascritta il 17 marzo 2017. Inoltre, fatto salvo il rigetto dell’opposizione per insufficienza della prova d’uso, la Divisione d’Opposizione dovrà condurre un esame esaustivo del rischio di confusione tra i segni, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, e in particolare del principio di interdipendenza tra il grado di somiglianza dei segni e quello dei prodotti rilevanti da questi rivendicati.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell’opposizione, ora articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE), su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

La richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione, ovvero la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 5 343 769 per il marchio denominativo “YAMAMAY”.

La domanda contestata era stata pubblicata il 21/11/2012. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 21/11/2007 al 20/11/2012 compresi.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, in particolare:

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie e non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e finimenti, articoli di selleria; borse da spiaggia; porta-carte [portafogli]; borsette; sacche; portafogli; borsellini; borse della spesa; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; valigette per documenti; zaini; bandoliere [corregge] in cuoio; cartelle, buste [articoli di pelle]; collari per animali; porta-musica; cartelle scolastiche; tracolle portabebè.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.

Classe 26: Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille ed aghi; fiori artificiali.

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE (nella versione in vigore al momento del deposito della richiesta di prova dell’uso), le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti o i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE (nella versione in vigore al momento del deposito della richiesta di prova dell’uso), l’Ufficio ha concesso all’opponente fino al 26/08/2015 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso in data 11/08/2015 (entro il termine).

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

Allegati 1-11: 6809 pagine di rassegne stampa, datate nel periodo 2007-2012, recanti articoli e contenuti pubblicati all’interno di riviste e quotidiani di moda, informazione e costume editi in Grecia, Italia e Spagna. Molte delle riviste e dei giornali di cui sopra sono notoriamente di ampia diffusione. Il marchio “YAMAMAY” è menzionato nella totalità degli articoli in relazioni ad articoli di abbigliamento quali biancheria intima femminile e maschile, pigiami, capi di abbigliamento quali canotte, maglie dolcevita, gilet, pantaloni, costumi da bagno e calzature quali ad esempio i sandali, le pantofole­­ ma anche articoli per il trucco quali ad esempio lo smalto o la cipria.

Allegati 12-17: Fatture emesse nel periodo compreso tra l’anno 2007 e l’anno 2012 in favore di clienti aventi sede nei seguenti paesi dell’Unione europea: Cipro, Germania, Gran Bretagna, Grecia e Spagna. Le fatture sono principalmente redatte in lingua inglese. Tuttavia, esse pure contengono un riassunto in lingua italiana delle liste di prodotti venduti. A titolo esemplificativo, i suddetti documenti, e in particolare quelli diretti a clienti in Grecia e Spagna, unici tra i suddetti paesi rispetto ai quali l’opponente ha pure presentato rassegne stampa, concernono la vendita di, tra gli altri, maglie, reggiseni, sottovesti, camicie da notte, pigiami, body, pantaloni, culotte, canotte, perizomi, tanga, costumi, calze, boxer, kimoni, sandali e infradito in quantità significative, per somme totali di varie migliaia di Euro. Altri prodotti, tra i quali le visiere e i cappelli sono pure menzionati. Tuttavia, questi prodotti non compaiono in tutte le fatture e sempre, quando compaiono, nell’ordine di sole 1-4 unità per fattura.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

In via preliminare, si rileva che la richiedente nelle proprie osservazioni del 25/11/2015 sostiene che l’opponente non ha fornito la traduzione di alcune delle prove d’uso e che, di conseguenza, tali prove non debbono essere prese in considerazione. Tuttavia, l’opponente non ha alcun obbligo di tradurre le prove d’uso, a meno che non gli sia stata rivolta dall’Ufficio una specifica richiesta in tal senso (articolo 10, paragrafo 6, RDMUE, in precedenza regola 22, paragrafo 6, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017). Tenuto conto della natura dei documenti non tradotti ma considerati rilevanti ai fini del presente procedimento (ovvero le fatture, ma anche le rassegne stampa) e del loro carattere autoesplicativo, la Divisione d’Opposizione ritiene che non sia necessario richiederne la traduzione.

La richiedente sostiene poi che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato.

L’affermazione della richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso effettivo e serio del marchio, la Divisione d’Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio.

Si rileva poi che la richiedente stessa, a seguito della propria dettagliata analisi della documentazione prodotta dall’opponente, abbia ammesso e concesso che “il marchio “YAMAMAY” è stato utilizzato seriamente e diffusamente all’interno dell’Unione Europea esclusivamente nel settore dell’intimo, della pigiameria e dei costumi da bagno”.

Fermo restando quanto sopra, la Divisione d’Opposizione ritiene innanzitutto che fatture e rassegne stampa prodotte dall’opponente dimostrino che il luogo in cui l’uso è avvenuto concerne quantomeno sia la Grecia che la Spagna. Si rileva, infatti, che questi siano gli unici due paesi per i quali vi sono riferimenti sia nelle rassegne stampa che nelle fatture. Le prove nel loro insieme confermano sia la presenza sul mercato greco che spagnolo, dato il grande numero di articoli su riviste e giornali, che un effettivo volume di vendite, confermato dal numero di prodotti contenuti nelle liste delle fatture per ricavi di sufficiente entità. Il fatto che si tratti di pochi negozi presenti in ciascun territorio è indubbiamente, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente, controbilanciato dall’esistenza di un’attività distributiva che per l’appunto riguarda perlomeno due paesi dell’Unione europea, ben al di là quindi di un ambito meramente locale. Si nota poi che i documenti sono redatti, tra le altre, sia in lingua greca che spagnola. Inoltre, le fatture fanno riferimento a quantità monetarie espresse in Euro. Pertanto, si può concludere che le prove si riferiscono al territorio di riferimento nel suo insieme, ovvero l’Unione europea..

La maggior parte delle prove recano poi una data che rientra nel periodo di riferimento. Anche per le prove la cui data si situa di non molto fuori dal periodo rilevante, si deve tenere presente che la Corte di giustizia al riguardo ha statuito in proposito che le circostanze posteriori al periodo di riferimento possono consentire di confermare o di apprezzare meglio la portata dell’uso del marchio nel corso del periodo di riferimento nonché le reali intenzioni del titolare nel corso dello stesso periodo (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Inoltre, i documenti presentati forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso. Come detto poc’anzi, i paesi menzionati sono almeno due, le vendite sono avvenute costantemente in ciascuno degli anni del periodo rilevante e per quantità di una certa importanza, in particolare per alcuni dei prodotti. Sommate le cifre espresse nelle fatture, si tratta di somme che entrano nell’ordine di varie decine di migliaia di Euro.

Nel contesto dell’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l’espressione «natura dell’utilizzazione» comprende la prova dell’uso del segno conformemente alla sua funzione, dell’uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, si considera come «uso» ai sensi del paragrafo 1 l’utilizzazione del marchio dell’Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare. Qualora si debba valutare l’uso di una registrazione anteriore ai fini dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, è possibile applicare in via analogica l’articolo 18 per verificare se, dal punto di vista della natura dell’utilizzazione, l’uso del segno costituisce o meno un uso effettivo e serio del marchio anteriore.

Nel presente caso, contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, il marchio “YAMAMAY” compare nella maggioranza dei casi nella sua completezza, senza alterazioni od omissioni di sorta. Anche in quei casi in cui esso compare in veste grafica stilizzata, detta veste grafica non presenta caratteri di originalità tali da alterare il carattere distintivo del marchio nella forma in cui è stato registrato.

Alla luce di quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che le prove presentate dimostrino l’uso del segno nella forma in cui esso è stato registrato, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), RMUE.

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall’opponente raggiunge il livello minimo necessario per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

I soli prodotti che compaiono in entrambe le tipologie di documenti prodotti dall’opponente fanno riferimento a due ampie categorie della classe 25, ovvero gli articoli di abbigliamento e le calzature. Se per la prima categoria gli articoli che compaiono sia nelle rassegne stampa che nelle fatture sono assai numerosi, con una preponderanza degli articoli di abbigliamento intimo (tra gli altri, per l’appunto, biancheria intima femminile e maschile ma anche pigiami, canotte, maglie dolcevita, gilet, pantaloni e costumi da bagno) per quanto riguarda le calzature, gli articoli che rientrano in questa categoria, ovvero in particolare i sandali e le pantofole, sono decisamente in numero inferiore, ma tutto sommato sufficiente, al fine di determinare un uso effettivo del marchio in relazione a questi ultimi prodotti. Tuttavia, la stessa conclusione non può essere determinata per prodotti quali i cappelli e le visiere che sono compaiono sì nella documentazione sottoposta dall’opponente ma in numeri talmente esigui da non permettere l’accertamento incontrovertibile in questa sede dell’uso del marchio anche rispetto ad essi. Per quanto riguarda infine prodotti quali gli articoli per il trucco, si rileva come essi non facciano parte della lista di prodotti nelle classi 18 e 25 per i quali il marchio sul quale si basa l’opposizione risulta essere registrato.

Per quanto riguarda i restanti prodotti nelle classi 18 e 26 ovvero cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie e non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e finimenti, articoli di selleria; borse da spiaggia; porta-carte [portafogli]; borsette; sacche; portafogli; borsellini; borse della spesa; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; valigette per documenti; zaini; bandoliere [corregge] in cuoio; cartelle, buste [articoli di pelle]; collari per animali; porta-musica; cartelle scolastiche; tracolle portabebè e merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille ed aghi; fiori artificiali, l’opponente non ha fornito sufficienti informazioni atte a determinare l’uso del marchio.

Pertanto, nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento; calzature.

Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione per i quali l’uso è stato dimostrato sono i seguenti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento; calzature.

A seguito di una limitazione operata da parte richiedente in data 18/04/2015, i prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali.

Classe 25: Calzature; sandali da bagno; berretti; maglieria ad eccezione di abbigliamento intimo; stivali; stivaletti; punte di calzature [spunterbi]; stivaletti con lacci; scaldacolli; sciarpe da collo; girocollo [sciarpe]; cappucci [indumenti]; visiere di berretto; cinture [abbigliamento]; scialli; maglioni ad eccezione di abbigliamento intimo; pullover; casule; gambali di stivali; solette; camicie, ad eccezione di abbigliamento intimo; sparati di camicie; camicie a maniche corte, ad eccezione di abbigliamento intimo, pigiameria e costumi; articoli di abbigliamento, ad eccezione di abbigliamento intimo, pigiameria e costumi; cappelli; copricapo [cappelleria]; ferramenti per calzature; colli finti [colletti staccabili]; tute [indumenti]; abiti [completi]; indumenti confezionati; cravatte; tomaie; ghette; pantaloni, ad eccezione di abbigliamento intimo; guanti [abbigliamento]; foulards [fazzoletti]; sciarpe; indumenti lavorati a maglia, ad eccezione di abbigliamento intimo; scarpe con suola di sparto; sotto-piedi; cappotti; abbigliamenti impermeabili; jerseys [indumenti], ad eccezione di abbigliamento intimo; gonne, ad eccezione di abbigliamento intimo; polsini [abbigliamento]; pantofole; scarpe da spiaggia; abiti, esclusi costumi da bagno per uomo, donna e bambino; zoccoli [calzature]; sandali; soprabiti; talloniere; guardoli per calzature; giacche; suole; scarpe; tacchi; scarpe per lo sport; tacchetti per scarpe da calcio; calzature per lo sport; fasce per la testa [abbigliamento]; parka; bandane [foulards]; abbigliamento per ginnastica, ad eccezione di abbigliamento intimo; abbigliamento in finta pelle, ad eccezione di abbigliamento intimo; abbigliamento in pelle, ad eccezione di abbigliamento intimo; sari; tee-shirt, ad eccezione di abbigliamento intimo; turbanti; cravatte lavallière; cinture portafoglio [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; cappelli di carta [abbigliamento]; minigonne a pantalone, ad eccezione di abbigliamento intimo e esclusi costumi da bagno per uomo, donna e bambino; poncho; sarong; abiti scamiciati, ad eccezione di abbigliamento intimo; grembiuli abiti; visiere [cappelleria]; canottiere da sport, ad eccezione di abbigliamento intimo; valenki [stivali in feltro].

Classe 26: Fibbie per calzature.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 18

Quando si comparino articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni], non compresi in altre classi nella classe 18 e abbigliamento e calzature nella classe 25, la loro natura non può essere considerata la stessa, in particolare in assenza di una limitazione esplicita in grado di determinare la portata esatta della protezione del termine impreciso. Di per sé non è possibile concludere che i suddetti prodotti abbiano una comune origine abituale, che siano distribuiti attraverso i medesimi canali, che siano in concorrenza tra di loro, che condividano la medesima modalità d’uso né che possano essere diretti al medesimo pubblico di riferimento. In conseguenza di ciò, i prodotti di cui sopra sono da considerarsi dissimili.

Per quanto riguarda poi i restanti prodotti del marchio impugnato nella Classe 18, ovvero cuoio e sue imitazioni; pelli di animali, essi sono prodotti che nulla hanno a che vedere con i prodotti dell’opponente, ovvero articoli di abbigliamento e calzature nella classe 25. I suddetti prodotti presentano diversa natura, destinazione, pubblico di riferimento, origine abituale e canali di distribuzione, trattandosi di prodotti finiti da un lato e di prodotti destinati alla lavorazione dall’altro. Neppure questi prodotti sono complementari o in concorrenza tra loro. Pertanto, sono da considerarsi dissimili.

Prodotti contestati in classe 25

Le calzature sono coperte da entrambi i marchi. Pertanto, questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati maglieria ad eccezione di abbigliamento intimo; scaldacolli; sciarpe da collo; girocollo [sciarpe]; cinture [abbigliamento]; scialli; maglioni ad eccezione di abbigliamento intimo; pullover; casule; camicie, ad eccezione di abbigliamento intimo; camicie a maniche corte, ad eccezione di abbigliamento intimo, pigiameria e costumi; articoli di abbigliamento, ad eccezione di abbigliamento intimo, pigiameria e costumi; colli finti [colletti staccabili]; tute [indumenti]; abiti [completi]; indumenti confezionati; cravatte; pantaloni, ad eccezione di abbigliamento intimo; guanti [abbigliamento]; foulards [fazzoletti]; sciarpe; indumenti lavorati a maglia, ad eccezione di abbigliamento intimo; sotto-piedi; cappotti; abbigliamenti impermeabili; jerseys [indumenti], ad eccezione di abbigliamento intimo; gonne, ad eccezione di abbigliamento intimo; polsini [abbigliamento]; abiti, esclusi costumi da bagno per uomo, donna e bambino; soprabiti; giacche; fasce per la testa [abbigliamento]; parka; abbigliamento per ginnastica, ad eccezione di abbigliamento intimo; abbigliamento in finta pelle, ad eccezione di abbigliamento intimo; abbigliamento in pelle, ad eccezione di abbigliamento intimo; sari; tee-shirt, ad eccezione di abbigliamento intimo; cravatte lavallière; cinture portafoglio [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; cappelli di carta [abbigliamento]; minigonne a pantalone, ad eccezione di abbigliamento intimo e esclusi costumi da bagno per uomo, donna e bambino; poncho; sarong; abiti scamiciati, ad eccezione di abbigliamento intimo; grembiuli abiti; canottiere da sport, ad eccezione di abbigliamento intimo; bandane [foulards] sono compresi nell’ampia categoria di articoli di abbigliamento dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

I prodotti del marchio impugnato sandali da bagno; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; ghette; zoccoli [calzature]; sandali; scarpe con suola di sparto; pantofole; scarpe da spiaggia; scarpe; scarpe per lo sport; calzature per lo sport; valenki[stivali in feltro] sono compresi nell’ampia categoria di calzature dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

I prodotti del marchio impugnato solette; tacchetti per scarpe da calcio presentano diversi punti di contatto con le calzature del marchio sul quale si basa l’opposizione. Questi prodotti sono soliti condividere origine abituale, pubblico di riferimento e canali di distribuzione. Inoltre, essi sono complementari. Pertanto, sono da considerarsi simili.

I prodotti del marchio impugnato berretti; cappucci [indumenti]; visiere [cappelleria]; copricapo [cappelleria]; cappelli; turbanti e gli articoli di abbigliamento dell’opponente sono in relazione tra loro. Essi hanno infatti lo stesso scopo, in particolare per quanto riguarda quei tipi di abbigliamento che si ritiene offrano protezione contro le intemperie e sono destinati allo stesso pubblico. Inoltre, gli articoli di cappelleria non sono considerati solo come un mezzo per proteggere il capo dalle intemperie, ma anche come articoli di moda che possono essere abbinati ad un completo. Per questo motivo gli articoli di cappelleria sono talvolta scelti come complementi d’abbigliamento. Inoltre, i canali di distribuzione dei prodotti in questione coincidono e i loro punti vendita al dettaglio o i reparti di grandi magazzini in cui sono venduti sono spesso gli stessi, o quanto meno strettamente collegati. Peraltro, molti produttori e designer ideano e producono sia abbigliamento sia cappelleria. Tenuto conto di tutti questi fattori, i suddetti prodotti sono considerati simili.

Infine, per quanto riguarda i rimanenti sparati di camicie; punte di calzature [spunterbi]; gambali di stivali; ferramenti per calzature; tomaie; talloniere; guardoli per calzature; suole; tacchi; visiere di berretto sono di natura del tutto diversa se confrontati con i prodotti del marchio anteriore nella classe 25. Questi prodotti del marchio impugnato sono solitamente usati nella manifattura delle calzature, dei prodotti di cappelleria e dei prodotti di abbigliamento e sono diretti ai produttori di abbigliamento, cappelleria e calzature mentre i prodotti del marchio anteriore sono destinati al pubblico in generale. Oltre a non condividere lo stesso pubblico di riferimento non ci si può neppure attendere che essi siano distribuiti attraverso gli stessi canali, né tantomeno possano trovarsi in competizione tra loro. Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene che questi prodotti siano tra loro dissimili, non avendo alcuna caratteristica in comune.

Prodotti contestati in classe 26

I prodotti del marchio impugnato fibbie per calzature sono pure di natura del tutto diversa se confrontati con i prodotti del marchio anteriore nella classe 25. Anche questi prodotti del marchio impugnato sono solitamente usati nella manifattura delle calzature e sono diretti ai produttori di calzature mentre i prodotti del marchio anteriore sono destinati al pubblico in generale. Oltre a non condividere lo stesso pubblico di riferimento non ci si può neppure attendere che essi siano distribuiti attraverso gli stessi canali, né tantomeno possano essere in competizione tra loro. Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene che questi prodotti siano tra loro dissimili.

Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

I segni

YAMAMAY

MAIMAI MADE IN ITALY
Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi “YAMAMAY” e “MAIMAI” sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano e l’inglese non vengono capiti. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, ad esempio, lettone, polacco, portoghese, spagnolo o ungherese.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo, formato dal solo termine “YAMAMAY”. Il segno impugnato è pure denominativo. Esso è formato dagli elementi “MAIMAI MADE IN ITALY”.

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi distintivi e dominanti dei segni, è pacifico che l’espressione in lingua inglese “MADE IN ITALY” (“fatto in Italia”) del marchio contestato, composta da vocaboli elementari e diffusamente utilizzata in relazione ai più svariati prodotti di largo consumo, sarà compresa dal pubblico rilevante dell’intero territorio dell’Unione, e sarà dunque percepita come una semplice informazione relativa al luogo di fabbricazione dei prodotti, risultando pertanto non distintiva per tutti i prodotti in questione. Questi elementi nel loro insieme sono pertanto non-distintivi. D’altro canto, i termini “YAMAMAY” e “MAIMAI” sono privi di significato in lettone, polacco, portoghese, spagnolo e ungherese. Essi sono pertanto normalmente distintivi.

Visivamente, l’elemento distintivo del segno contestato “MAIMAI” presenta la sequenza di lettere “MA-MA” (comune anche al marchio anteriore), separate e seguite dalla lettera I, visivamente simile (nonché foneticamente identica per la maggioranza dei consumatori, come si vedrà) alla lettera Y che si ritrova all’inizio e alla fine del marchio anteriore “YAMAMAY”. Tenuto conto di quanto sopra, le differenze tra i vocaboli distintivi “MAIMAI” e “YAMAMAY” dei segni, nonché l’elemento di differenziazione visiva tra questi ultimi legato alla presenza, nel segno contestato, dell’espressione non distintiva “MADE IN ITALY”, non sono ritenute sufficienti a controbilanciare le citate coincidenze. Ne consegue che i segni presentano una certa somiglianza visiva, sebbene ridotta.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dell’unico elemento distintivo (“MAIMAI”) del marchio impugnato è quasi interamente inclusa (con l’eccezione della terza lettera, “I”) nella pronuncia del marchio anteriore “YAMAMAY”, in quanto, nelle lingue di riferimento le lettere “I” e “Y” si pronunciano in modo identico o assai simile. Nonostante tali termini differiscano leggermente in lunghezza e nella lettera iniziale, la loro pronuncia dà luogo a un suono molto simile, sia per la coincidenza vocalica riscontrata nelle lettere “A” e “I/Y”, sia per la combinazione di lettere “MA/MA”, presente in entrambi i segni. Quanto all’espressione “MADE IN ITALY” del segno contestato, è da notare che per lo meno una parte significativa del pubblico di riferimento ne ometterà verosimilmente la pronuncia, non solo per esigenze di economia di linguaggio ma anche e soprattutto per la carenza di carattere distintivo di tale espressione. Ne consegue che il grado di somiglianza fonetica tra i segni è di grado (per lo meno) medio.

Sotto il profilo concettuale, è sufficiente constatare che, per la maggior parte del pubblico di riferimento, gli elementi distintivi dei segni (“MAIMAI” E “YAMAMAY”) sono privi di significato e saranno dunque percepiti come termini di fantasia. Pertanto, data l’irrilevanza semantica comparativa dell’espressione non distintiva “MADE IN ITALY” del marchio contestato, l’aspetto concettuale è, per la maggior parte del pubblico, ininfluente ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE dispone che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C−251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili e in parte dissimili.

Essi si dirigono al grande pubblico, il cui consumatore medio si ritiene normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.

Si deve tuttavia tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.

I segni sono stati riscontrati essere dotati di una certa somiglianza, in particolare sotto un duplice profilo (visivo e fonetico – ove la somiglianza fonetica è addirittura di grado medio).

Alla luce del principio giurisprudenziale dell’interdipendenza tra il grado di somiglianza dei segni e quello dei prodotti da questi rivendicati, sebbene le coincidenze esistenti tra i segni siano meno evidenti delle differenze, un rischio di confusione sussiste comunque, dato che l’elemento coincidente possiede una funzione distintiva indipendente in entrambi i segni. Ciò vale in particolare per i consumatori di lingua lettone, polacca, portoghese, spagnola e ungherese.

Pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

Infine, si rileva come le parti richiamino, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene l’Ufficio abbia il dovere di esercitare i propri poteri conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione, le modalità di applicazione di tali principi devono essere compatibili con il rispetto della legalità. Occorre altresì sottolineare che ciascun caso deve essere valutato sulla base delle relative peculiarità: l’esito dipenderà dai criteri applicabili ai fatti in esame, ivi comprese, ad esempio, le dichiarazioni rese, le argomentazioni addotte e la documentazione presentata dalle parti. Infine, le parti coinvolte in un procedimento dinanzi all’Ufficio non possono fare affidamento su potenziali atti illeciti commessi a favore di terzi, né sfruttarli a proprio vantaggio al fine di garantire che la decisione adottata sia identica a una precedente.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla Divisione d’Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.

Lo stesso vale per le precedenti decisioni nazionali. Va osservato infatti che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l’Ufficio perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T‑292/08, Often, EU:T:2010:399).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Dettagli Stefano Carriero