Procedura di riassegnazione del nome a dominio “brunellodimontalcino.si.it”

In data 18 dicembre 2017, il Prestatore del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD), ha disposto la riassegnazione del nome a dominio “brunellodimontalcino.si.it, a favore del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino.

Il Ricorrente ha provato l’esistenza di propri diritti esclusivi sul segno “brunellodimontalcino”. Il relativo nome a dominio opposto è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio – identico e contenuto per interno nel dominio – la cui esclusiva titolarità il Ricorrente ha documentalmente provato depositando in atti i relativi titoli di proprietà industriale.

Per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall’attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, devo sussistere le seguenti circostanze:

  1. a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
  2. b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
  3. c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
  4. d) la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
  5. e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

A giudizio del Collegio, il Ricorrente ha per lo meno provato la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio brunellodimontalcino.si.it da parte del Resistente in rapporto alla ipotesi ex lettera (b).

Difatti, stante la notorietà mondiale del segno “Brunello di Montalcino” (e stante anche la residenza del registrante, nella stessa Regione Toscana ove ha sede il Consorzio) è del tutto plausibile che la notorietà del segno abbia appunto costituito il presupposto della registrazione abusiva del nome a dominio che lo include (tra l’altro con la specifica proprio della provincia di Siena di riferimento del Consorzio), nella piena consapevolezza – da un lato – di non avere alcun diritto alla registrazione e – dall’altro – di impedire al titolare del diritto al marchio e alla denominazione geografica riconosciuti da diritto nazionale e comunitario di utilizzare tale marchio e denominazione anche come nome a dominio.

Inoltre, è da tempo codificato nella “giurisprudenza” dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativa alle decisioni delle dispute internazionali sui nomi a dominio che mantenere passivamente un nome a dominio implica per se mala fede del registrante/assegnatario. D’altra parte ciò risulta acclarato da anni anche da altre decisioni emesse della Organizzazione Mondiale della proprietà Intellettuale, se è vero che il panel ebbe a chiarire che “il mantenimento in passive holding del nome a dominio soddisfa di per sé il requisito della mala fede dell’attuale assegnatario ove (1) il marchio del ricorrente abbia una forte reputazione e sia largamente diffuso e conosciuto; (2) l’attuale assegnatario non abbia fornito alcuna prova di alcun attuale o previsto utilizzo da parte sua del nome a dominio”: requisiti tutti riscontrati da questo Collegio nella presente procedura di riassegnazione.

Il fatto poi che non vi sia attualmente alcun utilizzo del nome a dominio in questione da parte del registrante e che tale mancato utilizzo perduri da oltre 7 anni deve logicamente portare a concludere che l’attuale assegnatario lo mantenga passivamente in danno del legittimo titolare, nella consapevolezza che tale passive holding impedisce al legittimo titolare del corrispondente marchio di utilizzarlo come nome a dominio.

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata dal Ricorrente nel caso in questione.

 

Dettagli Stefano Carriero