Marchio di fatto valido solo se utilizzato e notorio

Tribunale civile di Bari, sezione quinta (spec. P.i.i.), ordinanza del 26 ottobre 2009

Fatto e diritto

Il reclamo appare meritevole di accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
Ed invero, la domanda cautelare in esame e stata proposta nel corso del giudizio n. 9731/2008 R.G.,
al quale e stata riunita il giudizio n. 11136/2008 R.G., pendenti entrambi dinanzi a questa seziene
specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
In particolare, nel giudizio n. 9731/2008 R.G. la Sircom Reale Estate s.p.a. chiede l’accertamento dell’usurpazione, da parte della Real Estate & Management s.r.l. (d’ora innanzi: RE&M), e del dott. P. I., del marchie Sircom, nenché la declaratoria della nullita di dette marchio registrato dalla RE&M s.r.l. e l’inibitoria all’utilizzo di detto marchio da parte della stessa predetta società, oltre al risarcimento dei relativi danni.
In tale giudizio, la RE&M ha eccepito, quale fatto impeditive, l’esistenza di un legittimo preuso sul detto marchio in capo alla propria dante causa Sircom s.r.l., secieta dalla quale la stessa RE&M aveva acquistato nel 2008 a titole oneroso il diritto di utilizzazione del marchio Sirco, ivi incluso il diritto di preuso.
Nel giudizio n. 11136/2008 R.G., invece, la Sircom s.r.l. e la RE&M chiedono nei confronti della Sircom Real Estate s.p.a. e della Chamartin Sirco Management s.r.l., nonché del sig. C. L., l’accertamento e la declaratoria della nullita del marchio “Sircom” registrato da parte della Sircom Reale Estate s.p.a., per difetto di novità, stante il preuso del marchio da parte della Sircom s.r.l., dante causa della RE&M s.r.l.
Orbene, gia prima dell’introduzione del giudizio di merito n. 9731/2008, la Sircom Real Estate s.r.l. aveva proposto un ricorso cautelare ante causam, finalizzato ad ottenere, in via d’urgenza, l’inibitoria nei confronti della RE&M dell’utilizzo e dello sfruttamento del marchio Sircom.
Tale ricorso cautelare e stato parzialmente accolto in primo grado dal G.D. dott. Menteleone, ma il collegio, in sede di reclamo, ha riformato il provvedimento, accertando il diritto di preuso e la conseguente titolarità del marchio Sircom, ceduto nel 2008 alla RE&M, in capo alla Sircom s.r.l., con conseguente rigetto del ricorso cautelare proposto dalla Sircom Real Estate.
Con il ricorso cautelare in esame, la RE&M e la Sircom s.r.l. chiedono, pertanto, sulla base del preuso accertato, sia pure in via sommaria cautelare, dal tribunale, che venga inibito alla Sircom Real Estate s.p.a. ed alla Chamartin Sirco Management s.r.l. l’utilizzo e lo sfruttamento del marchio “Sircom”.
Orbene, passando all’esame del merito del reclamo in esame, va innanzitutto rilevato, sotto il profilo processuale, che il giudice di prime cure non era comunque vincolato, nell’adottare la sua decisione, alle statuizioni emanate dal collegio con la precedente ordinanza del 4-14 maggio 2009, trattandosi di domande cautelari comunque diverse ed autonome, il collegio ha infatti deciso, in sede di reclamo, su una domanda di inibitoria proposta ante causam dalla Sircom Real Estate s.p.a. nei confronti della RE&M s.r.l.; il G.D. dott.ssa De Simone, invece, ha statuito sulla domanda cautelare proposta, in corso di causa, dalla RE&M s.r.l. nei confronti della Sircom Real Estate s.p.a. e della Chamartin Sirco Management Italia s.r.l. che escludevano, quindi, la configurabilita, nella specie, del c.d. giudicato cautelare.
Nel merito, tuttavia, ritiene il collegio che effettivamente sia configurabile, in capo alla RE&M s.r.l. (e prima ancora alla Sircom s.r.l.) un diritto di preuso in ordine all’utilizzazione ed allo sfruttamento del marchio Sircom, con conseguente sussistenza del fumus boni iuris, in relazione all’asserita nullita del marchio registrato dalla Sircom Real Estate s.p.a. ed al diritto di inibire l’utilizzo di detta denominazione da parte di quest’ultima società.
A tal proposito, deve essere rilevato innanzitutto che la RE&M s.r.l. ha legittimamente acquistato i diritti sui segni distintivi della Sircom s.r.l. in virtù di atto di cessione di marchi del 15.5.2008.
Tale atto ha si ad oggetto le domande di registrazione dei marchi depositati dalla Sircom s.r.l., ma tali segni distintivi si fondano sul preuso da parte della stessa Sircom s.r.l., e quindi la cessione riguarda indubbiamente anche i diritti nascenti da tale preuso, stante anche l’identificaziene del marchio con il nome della società, la quale, peraltro, nell’atto di cessione garantisce la validità dei marchi ceduti, evidentemente proprio sulla base del preuso e della notorietà acquisita dagli stessi.
Ora, ai fini della configurabilità di un marchio di fatto tutelabile, é necessaria la ricorrenza dei requisiti dell’uso effettivo e della notorietà. In particolare, quest’ultimo requisito sta ad indicare la conoscenza generalizzata del marchio non già presso la generalità dei cittadini, ma presso gli utenti e consumatori interessati; dal canto suo, l’uso di fatto del marchio, affinché assuma rilevanza giuridica, deve essere costante e continuativo, essendo pertanto irrilevante l’uso occasionale, sporadico o discontinuo.
Nel caso di specie, risulta che la Sircom s.r.l. opera nel settore dello sviluppo immobiliare (c.d. “Real Estate”) ed ha, come oggetto sociale, quello della vendita e della gestione diretta ed indiretta ad investitori nazionali ed internazionali di immobili, in particolare immobili con destinazione direzionale, commerciale, turistica e ricettiva. Tale oggetto sociale é analogo a quello della RE&M s.r.l., nonché a quello della Sircom Real Estate s.p.a.
La Sircom s.r.l. è stata costituita nel 1998, e, in relazione al marchio in discorso, dalla documentazione depositata in atti risulta un utilizzo costante e continuativo del marchio “Sircom” nello svolgimento delle attività rientranti nell’oggetto sociale.
Sul punto, vengono in rilievo: l) le brochures diffuse da Sircom s.r.l. e redatte anche in lingua inglese, finalizzate a promuovere il marchio in questione presso una platea di potenziali utenti ed investitori, anche stranieri, nel campo immobiliare; 2) la partecipazione della Sircom s.r.l. alle edizioni dal 2000 al 2004 del Mapic, una delle principali fiere del settore del Real Estate, che si svolge ogni anno, nel mese di novembre, a Cannes; 3) la corrispondenza intercorsa con altri operatori del settore, proprio in vista della partecipazione a detta fiera (v., in particolare, missiva in lingua inglese inviata alla Sircom s.r.l. dal parte della Broadway Malyan contenente l’invito a partecipare all’edizione 2004 del Mapic; brochure dell’edizione 2003 del Mapic, in cui il marchio Sircom figura nell’elenco delle Retail Companies, tra gli espositori; documentazione fotografica delle stand espositive Sircom dell’edizione 2004, da cui risulta l’indicazione del marchio); 4) la rassegna stampa prodotta dalla RE&M s.r.l., che contiene una serie di articoli tratti da testate giornalistiche a diffusione nazionale riguardanti l’attivita della Sircom s.r.l.; 5) le relazioni documentate con il gruppo Carrefour (uno dei principali gruppi mondiali nel settore del commercio al dettaglio mediante ipermercati) e con la Pillar Property, societa inglese di sviluppo immobiliare, sicuramente sintomatiche della conoscenza e diffusione del marchio Sircom nel settore del Real Estate; 6) contratti intercorsi con una serie di società operanti nel settore immobiliare, quali la Erre Quadro Consulting s.r.l. (v. contratto del 17 febbraio 2004); Altarea s.p.a. (v. accordo programmatico del 13 gennaio 2001, avente ad oggetto la collaborazione sinergica per le reciproche iniziative nell’Italia meridionale); Conpibel s.r.l. (contratto del 10.12.2003, avente ad oggetto la cessione di quote sociali della società Giulia s.r.l., titolare delle autorizzazioni commerciali relative al Parco Commerciale di Taranto); Compar s.r.l., con sede in Padova (contratto preliminare avente ad oggetto l’affitto di ramo d’azienda della Sircom); 7) corrispondenza intercorsa tra la Banca Nazionale del Lavoro e la Giacomelli Sport s.p.a., con sede in Bologna, relativa a rapporti contrattuali con la Sircom s.r.l. per la cessione di quote della Gaia s.r.l.; 8) corrispondenza tra la Banca Intesa s.p.a. e la soc. Eurofuturo (gruppo Unieuro), relativa a rapporti contrattuali con la Sircom s.r.l. Sulla scorta del compendio documentale testé richiamato, può senz’altro affermarsi che, quanto meno dagli anni 2000 200l, il marchio “Sircom” sia stato costantemente utilizzato dalla Sircom s.r.l. quale segno distintivo della sua attività, in Italia ed all’estero, ed abbia acquisito notorietà tra gli operatori professionali, non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale ed internazionale.
Va osservato, peraltro, che, come già rilevato dal tribunale con l’ordinanza del 4/l4.5.2009, il marchio di fatto in questione non può ritenersi estinto, a causa del suo mancato utilizzo fra il 2005 ed il 2007, data di deposito della domanda di registrazione. Invero, la natura di marchio di servizio del segno “Sircom”, che riguarda un’attivita non svolgentesi in modo continuo e reiterato ma in modo episodico in relazione alle emergenze del mercato; il riferimente ad un pubblico specializzato di operatori professionali; la diffusione comunque conseguita anche per via della partecipazione a fiere internazionali; tutti questi elementi portano a ritenere che il decorso di appena un biennio di non-uso non sia sufficiente ad escludere la permanenza della notorietà del segno al momento del deposito della domanda di registrazione.
Orbene, poiché ai sensi dell’art. 12 c.p.i. non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno “gia noto” come marchio o segno distintivo, la permanenza della notorietà esclude la novità del segno, e quindi la sua registrabilità. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi – sia pure nei limiti della cognizione sommaria propria del giudizio cautelare, che il marchio “Sircom” registrato dalla Sircom Real Estate s.p.a. sia nullo per mancanza del requisito della novità, stante il preuso e la noterietà non meramente locale del medesimo marchio da parte della Sircom s.r.l., e della sua avente causa RE&M s.r.l. Sussiste quindi il diritto della RE&M s.r.l. e della Sircom s.r.l. ad inibire l’utilizzo di detto marchio da parte della Sircom Real Estate s.r.l. ed anche da parte della Chamartin Sirco Management Italia s.r.l., che utilizza il marchio “Sirco”, che é molto simile al marchio “Sircom” e che rende pertanto possibile l’associazione tra i due segni, e lo sviamento di clientela.
Ricorre senz’altro, nel caso di specie, anche il requisito del periculum in mora, stante il concreto rischio, nel corso del giudizio di merito, di associazione dei marchi e di sviamento della clientela dalla RE&M alla Sircom Real Estate s.p.a. ed alla Chamartin Sirco Management Italia s.r.l., in considerazione dell’effetto confusorio che potrebbe crearsi tra gli operatori del settore.
In accoglimento del reclamo, e del ricorso cautelare proposto dalla RE&M s.r.l. e dalla Sircom s.r.l., va quindi inibito alla Sircom Reale Estate s.p.a. nonché alla Chamartin Sirco Management Italia s.r.l. l’utilizzo della parola “Sircom” e/o “Sirco” come denominazione sociale, insegna, marchio, nome a dominio ed a qualsiasi altro titolo, in relazione all’attività di sviluppo immobiliare effettuata in Italia e negli Stati dell’Unione Europea.
Va altresi disposto il sequestro, nei confronti delle resistenti o di chi li detenga a fini commerciali, il sequestro di tutti i prodotti recanti il marchio “Sircom” o “Sirco”, del relativo materiale pubblicitario ed il ritiro dal commercio di tale prodotti e/o materiale pubblicitario.
Deve essere inoltre ordinata la pubblicazione della parte dispositiva del presente provvedimento a cura delle parti ricorrenti ed a spese delle reclamate, in solido tra loro e dietro presentazione di fattura, in caratteri doppi rispetto al normale, sulle pagine nazionali dei quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” e “La Repubblica”, nonché sulla rivista di settere “RE Real Estate”.
Appare opportuno inoltre prevedere una penale di euro 5.000,00 per ogni violazione accertata della presente ordinanza, e di euro 1.000,00 al dì per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della stessa ordinanza.
Spese all’esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale, sezione specializzata p.i.i., pronunciando sul reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. proposto da Real Estate Management s.r.l. e Sircom s.r.l. nei confronti della Sircom Real Estate s.p.a. e Chamartin Sirco Management Italia s.p.a. avverso l’ordinanza emessa dal G.D. dott.ssa De Simone in data 6.7.2009, cosi provvede: 1) in accoglimento del reclamo, ordina a Sircom Real Estate s.p.a. ed alla Chamartin Sirco Management s.r.l. di non utilizzare la denominazione “Sircom” o “Sirco” quale denominazione sociale, insegna, marchio, nome a dominio e/o a qualsiasi altro titolo, in Italia ed in qualunque altro Stato dell’Unione Europea; 2) ordina il sequestro, nei confronti della Sircom Real Estate s.p.a. e della Chamartin Sirco Management Italia s.r.l., di tutti i prodotti recanti il marchio “Sircom” o “Sirco” e del relativo materiale pubblicitario;3) ordina alla Sircom Real Estate s.p.a. ed alla Chamartin Sirco Management Italia s.p.a. il ritiro dal commercio di tali prodotti e del suddetto materiale pubblicitario;
4) fissa una penale di euro 5.000,00 per ogni violazione accertata della presente ordinanza, e di euro 1.000,00 al dì per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della stessa ordinanza;
5) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, per un volta e con caratteri doppi rispetto al normale, a cura delle parti reclamanti ed a spese delle reclamate, in solido tra loro e dietro presentazione di fattura, sulle edizioni nazionali dei quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” e “La Repubblica”, nonché sulla rivista di settore “RE Real Estate”;
6) spese all’esito della causa di merito.

Dettagli Stefano Carriero