L’uso tollerato del proprio marchio da parte di terzi non costituisce rinuncia ai diritti sul marchio

Il Tribunale di Milano ha avuto modo di ribadire che la mera tolleranza dell’uso del proprio marchio da parte di terzi non può essere interpretata come rinuncia al diritto sul segno, dal momento che, al di fuori dell’ipotesi della convalida, a tale atteggiamento non può esser ricondotto alcun effetto di rinuncia da parte del titolare o di acquisito di un diritto su di esso da parte di terzi. È consolidato l’orientamento della Cassazione che esclude l’applicabilità della convalidazione a segni diversi dai marchi registrati, in considerazione dell’eccezionalità dell’istituto, non suscettibile di interpretazione analogica.

Nell’ambito della coesistenza di due marchi simili, nella quale è venuto in concreto a mancare il rischio di confusione, occorre valutare se ricorrono i presupposti per assicurare tutela alla funzione distintiva del marchio. È quindi necessaria una preliminare verifica circa l’idoneità in concreto dei due segni a generare confusione nei consumatori.

Tuttavia, va anche considerato che la convivenza protrattasi per molti anni sul mercato nazionale dei due segni ha determinato una diffusa consapevolezza della differente provenienza imprenditoriale, che esclude ogni rischio di confusione.

La rilevanza da attribuire alla pacifica coesistenza fra marchi protrattasi per anni è conforme all’orientamento già espresso dal Tribunale di Milano in fattispecie analoghe.

Dettagli Stefano Carriero