La tutela del marchio complesso: il caso Havana Club

Cassazione, sentenza n. 10071/2008.

Il marchio complesso che consiste nella composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non è di per sé un marchio forte, essendo comunque necessario verificare se i singoli segni che lo compongono o quanto meno uno di essi o almeno la loro combinazione rivestano un particolare carattere distintivo in ragione dell’originalità e della fantasia nell’accostamento. Pertanto, anche quando i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma la loro combinazione sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che aveva escluso la natura forte sia del primo componente del marchio complesso «Havana Club», avente ad oggetto un nome geografico, in quanto meramente indicativo del luogo di provenienza della bevanda alcolica così denominata, sia del secondo componente, relativo al luogo di abituale di consumo del prodotto stesso).

In tema di tutela del marchio forte, la capacità distintiva derivante dal secondary meaning, cioè dalla notorietà assunta a causa dell’uso o del carattere internazionale del segno distintivo, deve essere accertata con riferimento alla fase temporale anteriore alla registrazione del marchio di cui si denuncia la contraffazione, non rilevando, al riguardo, la mera presenza del prodotto nel mercato, se non accompagnata dalla prova della rilevante diffusione e promozione dello stesso.

Ai fini del riconoscimento della tutela, nel territorio nazionale, di un marchio straniero ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione dell’Unione di Parigi, occorre che la notorietà del marchio in oggetto si riverberi anche nel territorio nazionale, o in una parte significativa di esso (alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha escluso la contraffazione del marchio debole per rum «Havana Club» da parte di quello successivo altrui «Havana Carribean rum» per il medesimo prodotto, escludendo il rafforzamento del primo per effetto del “secondary meaning”, ai sensi dell’art. 6 bis cit., atteso che, all’epoca della registrazione in Italia del secondo marchio, l’altro non aveva ancora acquisito la notorietà di cui godeva all’estero).

Dettagli Stefano Carriero