Il marchio FIOR DI MAREMMA e l’istituto della convalida del marchio: si applica nonostante l’identità dei marchi concorrenti

Il caso esaminato dal Tribunale aveva ad oggetto i due marchi FIOR DI MAREMMA di proprietà dell’attrice e FIOR DI MAREMMA della convenuta, che posti a confronto risultavano identici, soprattutto sotto l’aspetto auditivo e fonetico e la società convenuta operava nel medesimo segmento di mercato dell’attrice (entrambe nel settore lattiero-caseario per prodotti in classe n. 29).

Il Tribunale è dell’avviso che nel caso di specie si sia verificata la convalidazione del secondo marchio ai sensi dell’art. 28 CPI.

Tale articolo prevede che

“il titolare di un marchio anteriore e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso”.

Secondo il Collegio

“Vi è difatti agli atti lettera del 09.02.2005 a firma della società attrice che già allora denuncia l’uso da parte della convenuta del marchio FIOR DI MAREMMA, laddove l’azione giudiziaria da parte dell’attrice è stata intentata solo nel 2013. Quindi per un apprezzabile lasso di tempo parte attrice ha ritenuto che non vi fosse urgenza/necessità di agire giudizialmente per la declaratoria della nullità del marchio avversario. Sussistono quindi i presupposti per l’applicazione della norma in esame, atteso che la registrazione del marchio attoreo è avvenuta nel 2002 e per la convenuta nel 2008, ed anche il preuso dell’attrice risulta anteriore a quello della convenuta. Per giurisprudenza consolidata infatti, l’istituto della convalida ex art 28 CPI, dovendosi ancor oggi considerare norma di carattere eccezionale, opera esclusivamente nei confronti dei marchi registrati successivamente”.

Dettagli Stefano Carriero