Continua la battaglia del Prosecco: questa volta contro Prosè

Con decisione del 20/04/2018 l’EUIPO ha accolto l’opposizione svolta dal Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, contro la domanda di registrazione del marchio PROSE’.

L’Opponente rivendica che la denominazione PROSECCO è registrata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 come Denominazione di Origine Protetta per vino, dal 1° agosto 2009, ossia da data anteriore al deposito del marchio opposto.

Si intende per «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali debitamente giustificati, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 conformemente ai seguenti requisiti:

– la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

– le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

– la sua produzione avviene in detta zona geografica;

– è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera.

Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:

  1. a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:
  2. i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto;

oppure

  1. ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
  2. b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;
  3. c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
  4. d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

L’opponente asserisce che in considerazione della manifesta somiglianza tra i segni, dell’identità dei prodotti in conflitto e dell’elevata rinomanza e diffusione della denominazione di origine ‘PROSECCO’, il pubblico collegherà inevitabilmente il segno impugnato alla denominazione di origine protetta ‘PROSECCO’. L’opponente asserisce, altresì, che il segno impugnato configura in ogni caso un’ipotesi d’imitazione o comunque evocazione della DOP PROSECCO, che viene espressamente sanzionata dall’articolo 103, paragrafo 2, del Regolamento n. 1308/2013.

È importante sottolineare che i regolamenti UE proteggono le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine nell’intero territorio dell’Unione europea. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che, tenuto conto della necessità di garantire una protezione effettiva e uniforme di dette IGP/DOP in tale territorio, si deve ritenere che la nozione di consumatore riguardi il consumatore europeo e non soltanto un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo all’evocazione dell’IGP/DOP protetta.

Alla luce di quanto precede, l’Ufficio ritiene che possa esservi evocazione o imitazione di una DOP quando:

(a) il MUE incorpora la parte significativa (nel senso che non è l’elemento generico) della DOP/IGP;

(b) il MUE contiene un aggettivo/sostantivo equivalente che indica la stessa origine geografica;

(c) la DOP/IGP è una traduzione;

(d) il MUE comprende un «delocalizzatore» oltre alla DOP/IGP o alla sua evocazione.

Può esservi evocazione quando il MUE incorpora la parte significativa di una DOP/IGP (vale a dire non è l’elemento generico della DOP/IGP) o altrimenti il MUE incorpora una parte della DOP/IGP di modo che il MUE faccia sorgere nella mente del consumatore un collegamento con il prodotto la cui designazione è protetta.

Come indicato sopra, secondo la Corte il MUE deve indurre nella mente del consumatore l’immagine del prodotto che fruisce della denominazione nel senso che viene effettuato un collegamento.

Inoltre, può esservi «evocazione» anche in mancanza di un qualunque rischio di quanto all’origine del prodotto, né che un operatore sfrutti indebitamente la rinomanza dell’indicazione geografica protetta.

In tal senso, l’opponente ha rivendicato la rinomanza della DOP PROSECCO e ha depositato documentazione probatoria al fine di dimostrare la diffusione e notorietà della medesima.

Si osserva che la documentazione presentata testimonia un volume di produzione e vendita decisamente significativo e costante nel tempo. Dalla medesima documentazione si evince altresì un’elevata notorietà, non limitata esclusivamente all’Italia.

Deve dunque concludersi che la DOP PROSECCO è dotata di un elevata notorietà e trasmette un’immagine di qualità e di prestigio.

Per quanto riguarda i prodotti si può osservare che la DOP designa vino.

L’opposizione riguarda i seguenti prodotti del marchio impugnato: bevande alcoliche (escluse le birre); vini; vini spumanti nella classe 33. Le bevande alcoliche (escluse le birre) includono come categoria più ampia i vini e i vini spumanti sono inclusi in vini. I prodotti in questione sono quindi identici.

I segni in esame sono i seguenti:

PROSECCO        

Segno anteriore              Segno contestato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

Per quanto riguarda l’aspetto visivo e fonetico, i segni presentano una similitudine perlomeno media poiché la rappresentazione grafica del segno oggetto di opposizione non impedirà al pubblico di leggere e pronunciare il medesimo come «PROSÉ».

Si rileva inoltre che la menzionata rappresentazione grafica renderà difficilmente percepibile la presenza dei due puntini dopo le lettere P. e R. del segno impugnato.

Si ritiene, pertanto, che gli elementi grafici del segno impugnato siano irrilevanti nella percezione del medesimo. Tutto ciò premesso, anche volendo immaginare che la totalità del pubblico di riferimento percepirà i due menzionati puntini, a seguito di una minuziosa e innaturale analisi del segno oggetto di opposizione, la somiglianza fonetica e visiva fra i segni resta media, poiché il segno oggetto di rifiuto contiene le prime 5 lettere della DOP PROSECCO.

Sotto il profilo concettuale, il segno anteriore ‘PROSECCO’ é indicativo di un tipo di vino bianco (Prosecco), originario di una località geografica (prodotto in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia (spec. nella zona di Valdobbiadene e Conegliano) e verrà percepito come tale da una parte del pubblico di riferimento. Il marchio impugnato, come tale, non ha nessun significato. Ciononostante, non si può escludere che una parte del pubblico associ il segno oggetto di contestazione al termine «Rosé». Tale termine appartiene alla lingua francese e indica un particolare tipo di vino che viene prodotto con determinati tipi di uve dal colore rosso tenue o anche miscelando uve bianche e rosse.

Ciononostante, la Divisione d’Opposizione ritiene che nel presente caso una comparazione basata esclusivamente su un’analisi oggettiva del contenuto semantico veicolato dai segni rappresenti solo una delle possibili percezione di una parte dei consumatori.

In tal senso, alla luce della già asserita e inconfutabile rinomanza della DOP PROSECCO, della somiglianza fra la DOP e il segno oggetto di contestazione, e dell’identità dei prodotti, la Divisione d’Opposizione ritiene che per una parte rilevante del pubblico europeo, quella che conosce la rinomata DOP PROSECCO – si configurerà certamente una fattispecie di evocazione. E’ infatti opinione della Divisione d’Opposizione che questa parte del pubblico europeo potrà percepire lo stesso come un neologismo sincratico, fra il termine PROSECCO e il termine «ROSÉ». Tale possibilità è imputabile alla connessione diretta del termine «ROSÉ» con il settore dei vini. Il pubblico potrà dunque pensare che il proposito del segno «ROSÉ» – indipendentemente dalle reali intenzioni del richiedente – sia quello di evocare la DOP e una possibile caratteristica dei prodotti impugnati (i.e. la qualità rosé).

La Divisione d’Opposizione è cosciente del fatto che secondo il disciplinare della DOP, un vino rosato non puó essere identificato come PROSECCO, ma rileva altresì che il consumatore medio non è un esperto del settore e che il primo concorrente del Prosecco è lo Champagne, il cui disciplinare permette la produzione di qualità «rosé», pertanto la menzionata possibile percezione del termine come neologismo sincratico non è certamente da considerarsi un azzardo.

In considerazione di quanto sopra, e in particolare dell’elevata notorietà della denominazione d’origine protetta PROSECCO, la divisione d’Opposizione ritiene che l’opposizione sia adeguatamente fondata sulla base del diritto anteriore dell’opponente. Ne consegue che il marchio impugnato dovrà essere respinto per tutti i prodotti impugnati.

Dettagli Stefano Carriero