Concorrenza sleale – blurring e tarnishing – competenza

Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di proprietà
industriale e intellettuale

Con la domanda sono stati chiesti i provvedimenti cautelari previsti dal codice della proprietà industriale, ed in particolare la descrizione di cui all’art. 128 e l’inibitoria di cui all’art. 131, oltre la pubblicazione dell’ordinanza, nonché un provvedimento di inibitoria in relazione agli atti di concorrenza sleale. La ricorrente ha allegato l’inadempimento di mandato agenziale con esclusiva, deducendo l’esistenza di pratiche concorrenziali scorrette, da cui è derivata la revoca del mandato medesimo. Risulta in particolare dedotta una condotta di boicottaggio dei prodotti Alfa concretatasi nella vendita, all’interno della rete commerciale Alfa, di prodotti diversi (il caffè Quaranta ed il caffè del Duca). La condotta, integrante inadempimento contrattuale e atto di concorrenza sleale, costituirebbe anche, secondo la prospettazione della parte, violazione del marchio, integrando per un verso il c.d. blurring, associazione del marchio a prodotti differenti, per l’altro il c.d. tarnishing, associazione del marchio a prodotti di diversa/scarsa qualità.
Le convenute Beta s.r.l. e Delta s.r.l. hanno eccepito in via preliminare l’incompetenza funzionale della sezione specializzata adita. L’eccezione è fondata.
L’art. 3 d. leg. n. 168 del 2003 riconduce alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale anche le fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale. L’art. 134 c.p.i ha poi rimodulato la previsione, escludendo dai procedimenti innanzi alla sezione specializzata “le sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale” (norma poi venuta meno nella parte in cui rinvia alle disposizioni di cui al d. leg. n. 5 del 2003 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2007). La nozione di interferenza (anche indiretta), di cui al citato complesso normativo, è stata dalla giurisprudenza di legittimità interpretata avendo riguardo al criterio dell’esercizio dei diritti di proprietà industriale, menzionato dalla norma da ultimo citata. La Suprema corte (Cass. 9 aprile 2008, n. 9167; 19 giugno 2008, n. 16744) da un lato ha superato interpretazioni che richiedevano la necessità del cumulo di domande, quella di concorrenza sleale e quella di tutela della proprietà industriale, che avrebbe significato assorbire la nozione di interferenza in quella di connessione, per l’altro ha specificato l’interferenza come relativa pur sempre all’accertamento di un diritto di esclusiva. Ha così escluso la ricorrenza della competenza in tutti quei casi in cui la denunciata condotta concorrenziale non richieda neanche indirettamente l’accertamento dell’esistenza di un diritto di proprietà industriale.
Fermo restando che la disciplina della concorrenza sleale, con il relativo rimedio risarcitorio, ha carattere personale, mentre quella della proprietà industriale ha carattere reale, si è così riconosciuto che non è necessario proporre anche l’azione reale, essendo sufficiente che l’azione personale comporti, anche indirettamente, un accertamento in ordine alla situazione reale relativa ai diritti di privativa. Dal punto di vista processuale, è indifferente che la questione concernente la proprietà industriale integri una questione pregiudiziale in logico, e cioè un elemento della fattispecie costitutiva del diritto dedotto, o una questione pregiudiziale in senso tecnico, ossia un rapporto giuridico diverso ed esterno rispetto alla fattispecie costitutiva ma condizionante quest’ultima. Ciò che importa è che il giudice sia chiamato, nel corso del processo logico della decisione, ad un accertamento in ordine ai diritti di privativa inerenti alla proprietà industriale.
Discende da qui la duplicità di prospettive in ordine ai beni immateriali come il marchio. Deve infatti distinguersi fra l’oggetto ed il contenuto del diritto. Quale oggetto del diritto il bene immateriale integra il patrimonio, e l’altrui condotta illecita rappresenta qui una lesione dell’integrità patrimoniale, cui si rimedia con l’azione personale mirante al risarcimento del danno. Il contenuto del diritto individua invece quali atti il titolare del medesimo può compiere, ed attiene quindi in senso tecnico alla disciplina dei diritti di proprietà industriale. Il rimedio a disposizione del titolare è qui quello dell’azione reale, per la tutela dei diritti di esclusiva conferiti dal marchio. L’interferenza (anche indiretta) rilevante ai fini della competenza della sezione specializzata è quella che involge un accertamento in ordine al contenuto del diritto, e cioè, come dice la legge, l’accertamento relativo all’esercizio dei diritti di proprietà industriale. Se non viene in rilievo un accertamento in ordine ai diritti di esclusiva, si ricade nella lesione patrimoniale (cioè nell’oggetto del diritto), e la problematica ha natura esclusivamente concorrenziale.
Le fattispecie lesive allegate nel caso di specie, c.d. blurring, associazione del marchio a prodotti differenti, e c.d. tarnishing, associazione del marchio a prodotti di diversa/scarsa qualità, non comportano un accertamento in ordine ai diritti di proprietà industriale. Ricorre il fenomeno del blurring quando la forza distintiva di un marchio famoso è indebolita dall’ingiustificato e illegittimo uso fatto da terzi con riferimento ad altri prodotti o servizi. Ricorre invece il fenomeno del tarnishing quando taluno utilizza un marchio celebre altrui per servizi e prodotti di scadente qualità, anche se ciò non induce in errore i consumatori circa la provenienza. In entrambi i casi, in linea di principio (quanto meno secondo le regole dell’ordinamento italiano e di quello comunitario), non sono in discussione i diritti di esclusiva, posto che il segno altrui non viene utilizzato per la sua capacità distintiva in relazione al proprio prodotto e servizio, evidentemente connotato da un altro segno. La fattispecie non è qualificabile come violazione dei diritti previsti dall’art. 20 c.p.i., neanche sotto il profilo dell’utilizzazione del segno altrui nella pubblicità, posto che il prodotto è commercializzato con un proprio marchio. Si arreca invece un pregiudizio patrimoniale per il fatto che il marchio, associato ad un diverso marchio distintivo di altro prodotto, viene leso quale bene, patrimonialmente rilevante, nell’ambito di atti di concorrenza sleale.
Nel caso di specie ciò che si contesta è la vendita nell’ambito della rete commerciale recante il marchio Alfa di prodotti recanti un marchio diverso. Il prodotto di parte convenuta è messo in commercio con un marchio diverso, e non vi è quindi uso del segno altrui per distinguere il prodotto, né vi è pretesa in ordine all’uso del segno “Alfa” da parte dei convenuti, non mettendo questi in discussione la titolarità in favore della controparte del diritto all’uso esclusivo. La lesione deriva anzi proprio dalla vendita, all’interno di una rete commerciale destinata alla distribuzione di prodotti recanti un determinato marchio, di prodotti recanti un marchio consapevolmente diverso. Se il prodotto distribuito con il marchio diverso è di scadente qualità, pur non inducendo in errore i consumatori in ordine alla provenienza, la circostanza è astrattamente suscettibile di determinare un danno per il titolare del marchio cui è dedicata la rete di distribuzione. Il marchio rileva così non come compendio di diritti di esclusiva, ma quale bene patrimoniale, tutelabile con il rimedio personale dell’azione risarcitoria. La fattispecie è in definitiva integralmente assorbita nella lesione concorrenziale, ovvero nell’inadempienza contrattuale, senza alcun riferimento alla necessità di accertare un diritto di esclusiva in contesa.
Non essendovi alcuna interferenza, anche indiretta, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, è da escludere la competenza per materia della presente sezione specializzata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Dettagli Stefano Carriero