La tutela della denominazione sociale ai fini della registrazione di un marchio successivo

La tutela della denominazione sociale ai fini della registrazione di un marchio successivo

Con sentenza del 5 aprile 2017 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che una società, sulla base della protezione accordata alla denominazione sociale dalle norme sulla proprietà industriale, può opporsi alla registrazione di un marchio che leda tale diritto solo relativamente a quei prodotti o servizi ricompresi nell’attività effettivamente esercitata sotto tale nome alla data della domanda di registrazione del marchio contestato. La Corte di Giustizia UE rilevava che nella valutazione della protezione della denominazione di una società da parte del diritto nazionale di uno Stato membro il Tribunale deve applicare le norme del diritto nazionale come interpretate dai giudici nazionali alla data in cui emette la propria […]

Contraffazione del marchio Rolex online e la responsabilità dell’hosting provider

Contraffazione del marchio Rolex online e la responsabilità dell’hosting provider

La Rolex Italia s.p.a. ha richiesto ed ottenuto misure inibitorie per violazione dei diritti di privativa (diversi marchi, per esempio “Rolex”) nei confronti di I.T.M. Sagl Trgovina D.O.O. -società slovena- Innovative Technologie & Materials Sagl in Liquidazione – società svizzera – ed Aruba s.p.a.-in qualità di hosting provider. La ricorrente lamentava condotte contraffattorie nonché sleali da parte delle società, titolari di due siti visibili in Italia ove venivano promossi in vendita orologi a muro a marchio “Rolex”, dotati delle medesime forme di celebri modelli della famosa Casa svizzera – e Innovative Technologie, che si occupava della commercializzazione e della spedizione dei prodotti. Il contraddittorio è stato altresì esteso ad Aruba […]

Il marchio FIOR DI MAREMMA e l’istituto della convalida del marchio: si applica nonostante l’identità dei marchi concorrenti

Il marchio FIOR DI MAREMMA e l’istituto della convalida del marchio: si applica nonostante l’identità dei marchi concorrenti

Il caso esaminato dal Tribunale aveva ad oggetto i due marchi FIOR DI MAREMMA di proprietà dell’attrice e FIOR DI MAREMMA della convenuta, che posti a confronto risultavano identici, soprattutto sotto l’aspetto auditivo e fonetico e la società convenuta operava nel medesimo segmento di mercato dell’attrice (entrambe nel settore lattiero-caseario per prodotti in classe n. 29). Il Tribunale è dell’avviso che nel caso di specie si sia verificata la convalidazione del secondo marchio ai sensi dell’art. 28 CPI. Tale articolo prevede che “il titolare di un marchio anteriore e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, […]

Se il pomodoro di origine pugliese viene “spacciato” per San Marzano…

Se il pomodoro di origine pugliese viene “spacciato” per San Marzano…

Se il pomodoro è di origine pugliese, il riferimento alla produzione nel territorio DOP di San Marzano sulla confezione è idoneo ad ingannare il consumatore sull’origine del prodotto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28689/2017. Un’azienda aveva lavorato e confezionato, nel suo stabilimento sito in Scafati, pomodori provenienti dalla Puglia, sulle cui confezioni erano state apposte delle etichette recanti la dicitura, in lingua inglese, “Produced in San Marzano DOP Region – Italian Peeled Tomatoes” (prodotti nella regione DOP San Marzano – pomodori pelati italiani). Diverse migliaia di tali confezioni erano state rinvenute all’interno di alcuni containers nel porto commerciale di Salerno, di cui 21 partite di […]

Nel mercato dei vini può essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi e patronimici, purché l’uso dei marchi avvenga poi in modo corretto. Il caso Laura Romagnelli / Romagnoli

Nel mercato dei vini può essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi e patronimici, purché l’uso dei marchi avvenga poi in modo corretto. Il caso Laura Romagnelli / Romagnoli

Il procedimento è stato avviato a seguito della presentazione della domanda di registrazione del marchio nazionale denominativo “ROMAGNOLI” per distinguere vini. Contro tale richiesta di registrazione è stata presentata opposizione sulla base di due marchi verbali identici “Laura Romagnelli” per le bevande alcooliche. A fondamento dell’opposizione è stato posto il rischio di confusione fra i consumatori, dovuto alla somiglianza tra i marchi e all’identità o affinità dei prodotti rivendicati. L’opposizione è stata accolta dall’esaminatore dell’UIBM e la domanda di registrazione del marchio “ROMAGNOLI” è stata respinta. Contro tale decisione è stata proposta impugnazione dalla società Cantine Romagnoli, sulla base, tra le altre, delle seguenti considerazioni: la sentenza Cass. civ., sez. […]

Il marchio descrittivo e l’impossibilità di registrarlo: il caso della domanda di marchio “Fabbrica Italiana Pompe”

Il marchio descrittivo e l’impossibilità di registrarlo: il caso della domanda di marchio “Fabbrica Italiana Pompe”

L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha correttamente ritenuto di non poter concedere la registrazione alla domanda di marchio “Fabbrica Italiana Pompe”, perché la locuzione costituisce per se un’indicazione che i prodotti in questione provengono da una fabbrica italiana di pompe. Nemmeno la particolare forma grafica del segno ne attenua il carattere descrittivo, né il fatto che la richiedente è attiva in Italia e all’estero da quasi un secolo. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza […]

La mancata prova dell’utilizzo del marchio determina il rigetto dell’opposizione: il caso inBlu / blu

La mancata prova dell’utilizzo del marchio determina il rigetto dell’opposizione: il caso inBlu / blu

L’EUIPO (Ufficio della Comunità Europea per la Proprietà Intellettuale) ha rigettato l’opposizione proposta contro una domanda di marchio dell’Unione europea per il marchio figurativo “blu”. L’opposizione si basava sulla registrazione di marchio dell’Unione europea e sulla registrazione di marchio italiano, entrambe per il marchio figurativo “inBlu” nonché sulla registrazione di marchio italiano per il marchio denominativo ‘INBLU’ e sulla registrazione di marchio italiano per il marchio denominativo ‘IN BLU’. L’opponente ha invocato la norma secondo cui il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono […]

La tutela del marchio complesso: il caso Havana Club

La tutela del marchio complesso: il caso Havana Club

Cassazione, sentenza n. 10071/2008. Il marchio complesso che consiste nella composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non è di per sé un marchio forte, essendo comunque necessario verificare se i singoli segni che lo compongono o quanto meno uno di essi o almeno la loro combinazione rivestano un particolare carattere distintivo in ragione dell’originalità e della fantasia nell’accostamento. Pertanto, anche quando i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma la loro combinazione sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che […]

Convalidazione del marchio

Convalidazione del marchio

La vicenda. Una s.r.l. conveniva in giudizio un società (con denominazione molto simile alla propria) per la dichiarazione della nullità del marchio usato da quest’ultima per mancanza del requisito della novità. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo fondata l’eccezione sollevata della convenuta relativa alla decadenza del marchio dell’attrice per non uso protrattosi per oltre cinque anni, nonché l’intervenuta convalida del proprio.