Registrazione del marchio abbandonato: se non è più noto al pubblico non c’è mala fede

Registrazione del marchio abbandonato: se non è più noto al pubblico non c’è mala fede

La Corte di Cassazione ha confermato che l’art. 19 comma 2 del Codice della Proprietà Industriale che esclude la registrazione del marchio in mala fede non è applicabile alla registrazione di marchi scaduti e che abbiano cessato di produrre effetti. L’Editrice Radio Vicenza era stata titolare di una registrazione per il marchio “Radio Vicenza”, ma a partire dal 1998 aveva omesso di rinnovare la registrazione del marchio. Quando anni dopo la Radio RVA aveva ottenuto a sua volta la registrazione del marchio “Radio Vicenza”, l’Editrice Radio Vicenza aveva iniziato una causa volta ad ottenere l’annullamento della nuova registrazione. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano respinto la richiesta dell’Editrice Radio […]

Continua la battaglia del Prosecco: questa volta contro Prosè

Continua la battaglia del Prosecco: questa volta contro Prosè

Con decisione del 20/04/2018 l’EUIPO ha accolto l’opposizione svolta dal Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, contro la domanda di registrazione del marchio PROSE’. L’Opponente rivendica che la denominazione PROSECCO è registrata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 come Denominazione di Origine Protetta per vino, dal 1° agosto 2009, ossia da data anteriore al deposito del marchio opposto. Si intende per «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali debitamente giustificati, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 conformemente ai seguenti requisiti: – la sua qualità […]

Procedura di riassegnazione del nome a dominio “brunellodimontalcino.si.it”

Procedura di riassegnazione del nome a dominio “brunellodimontalcino.si.it”

In data 18 dicembre 2017, il Prestatore del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD), ha disposto la riassegnazione del nome a dominio “brunellodimontalcino.si.it, a favore del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. Il Ricorrente ha provato l’esistenza di propri diritti esclusivi sul segno “brunellodimontalcino”. Il relativo nome a dominio opposto è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio – identico e contenuto per interno nel dominio – la cui esclusiva titolarità il Ricorrente ha documentalmente provato depositando in atti i relativi titoli di proprietà industriale. Per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è […]

Contraffazione del marchio “OKI” e criteri di risarcimento del danno

Contraffazione del marchio “OKI” e criteri di risarcimento del danno

Il Tribunale di Milano, con Sentenza depositata il 27/06/2017, ha stabilito che il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI, in maniera tale da far sussistere quantomeno il rischio di agganciamento al segno rinomato, dal quale deriva lo sfruttamento dell’indebita associazione che il consumatore medio nei suoi acquisti di farmaci in libera vendita potrebbe stabilire con la qualità e i pregi dei prodotti della titolare del segno rinomato. Al contempo, la titolare del marchio in contraffazione arrecherebbe pregiudizio al marchio della concorrente, indebolendone l’idoneità a identificare come provenienti dalla sua titolare i prodotti per […]

Il marchio e il disegno industriale nell’Unione Europea

Il marchio e il disegno industriale nell’Unione Europea

Le domande di marchio e disegno a livello comunitario aumentano sempre di più secondo le statistiche ufficiali e il motivo è ben comprensibile se si pensa che oramai i confini nazionali sono molto limitati in un contesto globalizzato e tecnologico come quello odierno. Per questo il mio consiglio, sin da tempi non sospetti, è sempre stato quello di depositare la domanda di marchio o di disegno industriale in ambito comunitario. Sul punto tralascio di commentare le evidenti tare di efficienza dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, per passare a valorizzare, di contro, l’efficienza e l’utilità del sistema europeo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Noto come UAMI fino al […]

Prosecco contro Progrigio, la battaglia dei vini frizzanti

Prosecco contro Progrigio, la battaglia dei vini frizzanti

Similarità fonetica tra le denominazioni “Prosecco” e “Progrigio” – Effetto evocativo e confusorio anche rispetto alla violazione della tutela conferita dalla denominazione protetta. Il Tribunale di Venezia ha avuto modo di interpretare il requisito della confusorietà tra marchi anche alla luce della denominazione di origine protetta di cui gode il marchio contraffatto. Tutto nasce dalla commercializzazione di un vino denominato “Progrigio”, contro i cui produttori il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco ha svolto azione di contraffazione. La legge prevede che sia vietato l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o semplicemente suggerisca che detto prodotto presenti qualità che sono proprie […]

L’uso tollerato del proprio marchio da parte di terzi non costituisce rinuncia ai diritti sul marchio

L’uso tollerato del proprio marchio da parte di terzi non costituisce rinuncia ai diritti sul marchio

Il Tribunale di Milano ha avuto modo di ribadire che la mera tolleranza dell’uso del proprio marchio da parte di terzi non può essere interpretata come rinuncia al diritto sul segno, dal momento che, al di fuori dell’ipotesi della convalida, a tale atteggiamento non può esser ricondotto alcun effetto di rinuncia da parte del titolare o di acquisito di un diritto su di esso da parte di terzi. È consolidato l’orientamento della Cassazione che esclude l’applicabilità della convalidazione a segni diversi dai marchi registrati, in considerazione dell’eccezionalità dell’istituto, non suscettibile di interpretazione analogica. Nell’ambito della coesistenza di due marchi simili, nella quale è venuto in concreto a mancare il rischio […]

Non può essere registrata (come marchio) la forma che dà valore sostanziale al prodotto

Non può essere registrata (come marchio) la forma che dà valore sostanziale al prodotto

Il Tribunale di Milano (Sent. n. 5443/2017 del il 16/05/2017) ha avuto modo di ritornare sul concetto di forma che dà valore sostanziale al prodotto, ribadendo che impedisce la valida registrazione come marchio (tridimensionale nel caso di specie), oltre alla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, anche, appunto, la forma che dia valore sostanziale al prodotto. La forma che dà un valore sostanziale al prodotto deve considerarsi quella che incide in modo determinante, o appunto “sostanziale”, sull’apprezzamento del prodotto, con esclusione invece di quelle forme di presentazione o di confezionamento che, pur caratterizzando il prodotto di una impresa anche sotto il profilo della gradevolezza della sua presentazione, […]

Modello comunitario, concorrenza sleale e onere della prova

Modello comunitario, concorrenza sleale e onere della prova

In caso di modello comunitario registrato, una volta accertata la commercializzazione di identici prodotti in data anteriore alla registrazione del modello della ricorrente, incombe sul titolare della registrazione l’onere di provare l’allegata predivulgazione e se essa si sia verificata nel “periodo di grazia”. L’accertamento della fattispecie di concorrenza sleale per imitazione confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. postula la verificazione oltre alla sussistenza della condotta dell’imitazione e della sua idoneità a generare confusione, anche di altri elementi costitutivi, che devono ricorrere tutti congiuntamente, quali la capacità distintiva del segno e la sua notorietà qualificata. L’imitazione servile va riferita non alla riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo […]

Il fenomeno dell’utilizzo degli hasthtag (#) in rapporto ai marchi

Il fenomeno dell’utilizzo degli hasthtag (#) in rapporto ai marchi

Ultimamente assistiamo a un crescente uso nel commercio di hashtag che contengono marchi, proprietari o di terzi.  A causa della sua diffusione, nel giugno del 2014 il termine hashtag è stato inserito nell’Oxford English Dictionary. Un hashtag è un tipo di etichetta (tag) utilizzato su alcuni servizi web e social network come aggregatore tematico; la sua funzione è di rendere più facile per gli utenti trovare messaggi su un tema o contenuto specifico. Dal punto di vista distintivo (come marchio) il “cancelletto” è generalmente un elemento neutro e non costituisce un elemento idoneo a caratterizzare i termini che accompagna. Spesso l’hashtag viene però utilizzato accanto a marchi di concorrenti per […]